目 录
一
出资人对企业的商标尽职调查
（一） 商标注册的稳定性——商标注册后反而是最危险的时候
1、为什么商标注册后最危险
2、有哪些可以攻击注册商标的办法
（二）商标风险
（三）商标体检
二
出资人以商标出资设立公司或增资
（一）注册商标和未注册商标都可以出资
（二）商标所有权和商标使用权都可以出资
（三）商标出资可以占据注册资本的百分之百
（四）商标出资的流程
（五）商标出资应当评估作价，但不是必须通过评估机构评估
（六）商标出资的税务合规
（七）商标出资常见争议
1、虚假出资、出资瑕疵或抽逃出资
2、商标出资后商标贬值
三
商标质押融资
四
商标质押融资
（一）商标权属争夺的方法
（二）商标权属争夺中的常见问题
从事投资并购的专业人士，对商标尽职调查并不陌生。商标尽职调查很少作为单独的尽调项目存在，而是作为知识产权尽职调查的内容之一存在。对于一些常规的内容，例如核实商标权属等，本文简单介绍，重点介绍一些容易被投资并购专业人士忽略的风险。
（一） 商标注册的稳定性——商标注册后反而是最危险的时候
除了商标申请确权前景、商标权属是否稳定、是否存在商标纠纷程序、商标资产是否充足等常规项目外，有一些风险容易被忽略。通过我们的实操经验来看，最容易被忽略的就是注册商标的稳定性问题。
1、为什么商标注册后最危险
商标注册后反而进入了最危险的时候，这听上去违反常识，而恰恰因为企业决策者的常识通常是，商标只要注册了就安全了，就万事大吉了，因此在商标未注册前可能会非常谨慎的进行商业决策，但是商标注册后则将商标的稳定性置之脑后，开始大手笔的对商标进行商业投入，一旦商标注册出现问题，不仅是这些大手笔的投入会付诸东流，而且企业的运营可能受到重大影响。
商标注册后被撤销注册或无效，进而对企业造成重大影响的案例比比皆是。本文通过对大姨妈商标案的介绍，向企业提出警示。
北京康智乐思网络科技有限公司的核心业务是大姨妈APP，用途是女性经期管理。北京康智乐思网络科技有限公司就大姨妈及图商标在第 9 类、第 38 类以及第 42 类获得了注册，注册时间在2013-2015年间。北京康智乐思网络科技有限公司曾经有计划宣称在2019年登录创业板，但是最终并未实现这一目标。当然，上市未能实现原因是多方面的，但是北京康智乐思网络科技有限公司核心商标遇到纠纷，并最终被最高人民法院裁定违法是其中最重要的原因之一，这个教训不可谓不深刻。
下表是对大姨妈商标纠纷的梳理。
2、有哪些可以攻击注册商标的办法
下图是我们商标团队平时用来培训团队的教材，我们在面对一个注册商标时，按照这张图逐个办法排查如何“搞定”它。这张图也可以作为企业注册商标使用合规的索引。
（二）商标风险
我们商标团队总结了一个“419口诀”，即4种类型，19个风险点。
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四种类型 |
十九个风险点 |
内容 |
后果 |
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一般违法风险 （自身违法，不侵权他人） |
10种一般违法行为 （市场监督管理局的执法处罚重点）
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《商标一般违法判断标准》 第三条 本标准所称的商标一般违法行为是指违反商标管理秩序的行为。 有下列行为之一的，均属商标一般违法： （一）违反《商标法》第六条规定，必须使用注册商标而未使用的； （二）违反《商标法》第十条规定，使用不得作为商标使用的标志的； （三）违反《商标法》第十四条第五款规定，在商业活动中使用“驰名商标”字样的； （四）违反《商标法》第四十三条第二款规定，商标被许可人未标明其名称和商品产地的； （五）违反《商标法》第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的； （六）违反《商标法》第五十二条规定，将未注册商标冒充注册商标使用的； （七）违反《商标法实施条例》第四条第二款和《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条规定，未履行集体商标、证明商标管理义务的； （八）违反《商标印制管理办法》第七条至第十条规定，未履行商标印制管理义务的； （九）违反《规范商标申请注册行为若干规定》第三条规定，恶意申请商标注册的； （十）其他违反商标管理秩序的。 |
行政处罚 行政禁令（尤其是停止使用） |
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侵权风险
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商标未注册侵权风险 |
商标法57条等 常见：使用的LOGO、装潢等侵害他人在先注册商标的风险
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商标法六十条： 向法院起诉或向工商部门投诉。 工商（停止侵权+罚款） 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品等，违法经营额5万元以上的，5倍以下罚款；违法经营额不足5万，25万以下罚款。5年内2次以上侵权或其他严重情节，从中出发。 销售不知道是侵权商品的+能证明合法来源的，责令停止销售（即没有罚款） 罚款举例： 谷小酒例子中，企业肯定是没想过“牛气冲天”这个带有描述性的表述方式，竟然会侵害他人在先的“牛气冲天”商标，导致被罚款280多万（后来通过法律程序翻盘了，无效了他人的牛气冲天商标，罚款未执行）
法院判赔（商标法六十三条:） 赔偿额（含制止侵权的合理开支） 权利人实际损失＞侵权获利＞许可使用费的倍数＞法院根据情节判决500万以下赔偿 恶意侵权+情节严重，从重判赔：上述方法确定数额的1倍以上5倍以下。
侵权人不承担赔偿责任的情况： 1）注册商标三年内未投入使用+权利人也无法证明因侵权受到其他损害 2）销售不知道是侵权商品的，可以证明合理取得并说明提供者的
法院：对于假冒注册商标的商品，应权利人请求：责令销毁，禁止销售，不予补偿。
假冒注册商标的商品，不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。
第六十五条：诉前财产保全 第六十六条：诉前保全证据 第六十七条：刑事责任：57（一）（三）（四） |
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使用注册商标侵害第三方驰名商标 （最高院驰名商标司法解释10条） |
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持： （一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的； （二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。
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使用注册商标侵害第三方驰名商标以外的其他权利（常见商号、姓名、著作权等）（最高院权利冲突司法解释1条1款）
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《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》 第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。 |
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自行改变注册商标导致的侵害他人注册商标权风险（又叫不规范使用） （商标法57条等；最高院权利冲突司法解释1条2款）
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《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》 第一条 ...原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的...但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。 |
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不正当竞争风险
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把第三方商标当作装潢、描述、装饰性使用，虽然往往因为不属于商标使用而不构成商标侵权，但是在一些情况下，可以构成不正当竞争（反法2条） |
《反不正当竞争法》 第二条 经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。 本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。 本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。 |
赔偿损失 停止使用 |
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商标未注册不正当竞争风险 （反法6条） |
《反不正当竞争法》 第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系： （一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识； （二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）； （三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等； （四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。 |
赔偿损失 停止使用 |
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其他风险
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自行改变注册商标导致的撤三风险 （商标法49条） |
《商标法》 第49条...注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月 |
商标被撤销注册 |
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自行改变注册商标导致的冒充注册商标风险（商标法52条） |
《商标法》 第52条 将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。 |
罚款，禁令 |
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商标撤三风险 |
《商标法》 第49条...注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月 |
商标被撤销注册 |
（三）商标体检
为了有效的识别商标风险，建议企业或者投资人进行商标体检，这需要商标律师完成，最好是由对商标非诉和诉讼业务均极为熟悉的商标律师完成。我们商标团队对企业进行商标体检时，会按照以下步骤进行，一般需要2个月完成一个项目。
企业填写《商标体检问卷》
商标律师现场勘验
商标律师与企业的业务线和市场线进行座谈
下图是我们商标团队使用的《商标体检问卷》的节选，供读者参考。
（一）注册商标和未注册商标都可以出资
法律法规：
《公司法》（2023年修正）第四十八条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
解读：
《公司法》本身并未限定知识产权为登记注册的知识产权，也没有其他法律法规要求知识产权必须登记注册才可以作为出资。但是以未注册的知识产权出资的效果或者说稳定性，不如以注册的知识产权出资。
以未注册的商标作为出资，可能存在的风险包括：
权属风险。未注册商标的权属可能存在争议，导致无法完成出资转让。若出资后商标被他人抢注，公司可能面临侵权风险，需承担停止使用、赔偿等责任
价值评估风险。未注册商标缺乏官方确权，市场价值难以评估，可能被认定为“估值虚高”，引发其他股东质疑。实践中，评估机构对未注册商标的认可度低。
为了应对未注册商标出资的风险，我们建议：
投资协议或股东协议应当对商标权属做出保证。出资方承诺商标无争议，如果因商标引发纠纷，出资方需承担赔偿责任；如果商标未能注册或出现其他风险，出资方应当重新提供等价资产等。
未注册商标的评估作价应当委托专业评估机构进行评估。如果出资人与被投资人自行评估，在出资人和被投资人出现纠纷时，未注册商标价值评估是否公允会成为争议焦点，加剧纠纷。
公司章程要对未注册商标出资的情况进行特别约定，尤其是责任分担机制。
（二）商标所有权和商标使用权都可以出资
法律法规：
《公司法》（2023年修正）第四十八条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
解读：
如果对《公司法》第四十八条的“可以依法转让的非货币财产”进行狭义的解读，就会理解为只有知识产权（含商标）所有权才可以出资，因为只有所有权才可以转让。那么，知识产权（含商标）的使用权到底是否可以作为出资呢？根据《最高关于公司法解释（三）清算纪要理解与适用》的内容，尽管知识产权（含商标）的许可使用权利并不是独立的财产权，但是能够按照《公司法》的要求进行估值和转让（注意是公司法上的转让，不是商标法上的转让的含义），也没有以知识产权（含商标）的许可使用权出资的禁止性规定。通常而言，出资人对外许可其知识产权（含商标）时，可以收取许可费。那么，出资人以知识产权（含商标）的使用权出资时，实质上是以许可使用费用请求权出资，属于债权投资。最高院的这个观点在司法裁判实务中也被广泛认可。因此，知识产权（含商标）使用权可以出资。
以商标使用权出资的，建议企业将商标许可进行备案。
（三）商标出资可以占据注册资本的百分之百
2005年《公司法》中有“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”（第27条）的规定，也即知识产权出资不能超过注册资本的百分之七十。但是到了2013年《公司法》，该限额被取消并维持至今。因此，商标出资理论上可以占据注册资本的百分之百。
（四）商标出资的流程
本文建议商标出资按照下述流程进行，以满足履行出资义务的要求：
商标出资也要关注着增值税和所得税。对于增值税而言，鉴于个人一般不是增值税的征税对象，个人以商标出资的，一般不需要缴纳增值税，但是企业以商标出资的，需要缴纳增值税。对于所得税而言，在企业所得税上应视同销售，即按照公允价值确定收入额，同时按照商标的计税基础确定成本，两者的差额计入当期应纳税所得额，计算缴纳企业所得税。如果个人股东以商标出资，属于个人转让非货币性资产和投资同时发生，对个人转让非货币性资产的所得，应按照财产转让所得 项目，依法计算缴纳个人所得税。
商标出资缴纳税费意义不仅在于税务合规，而且在商标出资日后发生争议时，有助于确认商标出资本身的合规性。在“雪山牌”商标使用权出资纠纷中，最高人民法院认可出资人履行了出资义务，在作出这一认定时，就提到以评估价格为计税金额缴纳的相关税费的情况。
（七）商标出资常见争议
1、虚假出资、出资瑕疵或抽逃出资
法律法规：
《公司法》（2023年修正）第四十九条规定，股东应当按期足额缴纳公司章程规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。
《公司法》（2023年修正）第五十条规定，有限限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任。
解读：
（1）商标权属未能确权的出资责任。商标权属未能确权既包括商标最终未能注册，也包括商标注册后被撤销或无效宣告失去注册。关于商标最终未能注册，不一定造成虚假出资的后果，关键要看在出资过程中是否有真实有效的信息披露，出资人和被投资人的谨慎注意义务，以及出资人和被投资人关于未注册商标未能确权的责任分担约定等。关于商标注册后被撤销或被无效，实质上属于商标贬值，参见下文介绍。
（2）商标评估作价高于出资人的出资额。根据《公司法》第四十九条和第五十条的规定，如果商标评估价值实际上高于出资人的出资额，出资人要向公司补缴差额，且公司设立时的其他股东要对该补缴差额承担连带责任。出资人还要向公司承担损失赔偿责任。
（3）商标使用权出资后商标使用被终止不一定导致出资瑕疵或抽逃出资。商标许可如果存在一定期限，商标许可期限届满可能引发出资瑕疵或抽逃出资争议。在张家界茶商标权属纠纷案中(2019最高法民申879号），2012年8月23日，张家界农科所(甲方)与覃学(乙方)签订《股权转让及公司合作经营协议书》，该协议书约定：甲方将其持有的张家界市澧苑茶业有限公司64%的股份转让给乙方；转让后，乙方占该公司64%的股份，甲方占该公司36%的股份(其中，以“张家界”茶注册商标的使用权作价入股占10%，该份额不受公司今后增资扩股、股权转让、公司兼并影响而始终保持不变。其使用授权详见“张家界”茶商标使用许可合同)。2012年8月28日，张家界农科所(甲方）与张家界市澧苑茶业有限公司(乙方)签订《商标使用授权合同》，该合同约定：甲方将注册登记的第30类商标(申请号：638197)许可乙方使用在其销售的茶产品包装上；甲方许可乙方使用商标的形式为“中华人民共和国境内只限于乙方生产、销售的产品上许可使用。在本合同有效履行期内，甲方不使用该商标，并不再授权其他销售厂家使用甲方的第30类商标(本协议签订前张家界市农业局与张家界公园管理处达成的商标转让协议中特定的使用对象，以及因政策性原因如市政府要求申报张家界地理标志证明商标时除外)。张家界地理标志证明商标申报成功后，其他公司或个人使用该证明商标时，须得到公司同意”；同时，还约定了该合同终止的条件：乙方不能正常良性经营发展(自本协议签订第三年起连续两年不能盈利分红)时。2012年8月29日，张家界市澧苑茶业有限公司新章程第九条载明“股东出资额共计200万元，包括：覃学出资128万元，出资方式为现金，股份比例64%。张家界农科所出资72万元，出资方式为现金，股份比例为36%。”2013年1月25日，张家界市澧苑茶业有限公司名称变更为张家界茶业公司。张家界茶业公司2013年2月1日的公司章程修正案将公司章程第九条修改为：股东出资额共计200万元，包括：覃学出资128万元，出资方式为现金，股份比例64%；张家界农科所出资72万元，出资方式为现金和“张家界”茶商标，股份比例为36%。从2012年8月28日，双方签订《商标使用授权合同》之日起至2017年10月19日一审法院开庭审理本案之日，张家界茶业公司既没有盈利，也没有向张家界农科所分取任何红利。2017年3月20日，张家界农科所向张家界茶业公司发出《关于终止“张家界”茶<商标使用授权合同>的函》，告知张家界茶业公司：因张家界农科所作为“张家界”茶商标的所有权人和公司股东，从张家界茶业公司使用该商标至张家界农科所发函之日，从未向张家界农科所分红，已经达到《商标使用授权合同》约定的终止条件，张家界农科所决定终止与其签订的使用授权合同。自此函送达之日起，张家界茶业公司不得再使用“张家界”茶商标。2017年3月27日，张家界茶业公司向张家界农科所发出《对〈关于终止“张家界”茶<商标使用授权合同>的函〉的回复》，对张家界农科所依据授权使用合同终止其使用“张家界”茶商标提出异议，并于2017年6月19日向一审法院提起诉讼。
最高人民法院在再审裁定中认为，张家界茶业公司主张，依据《股权转让及公司合作经营协议书》约定，“张家界”商标使用权已作价占张家界茶业公司10%股份，故自该协议签订之日2012年8月23日起，张家界农科所即丧失该商标使用权，其无权于2012年8月28日签订《商标使用授权合同》，该合同应为无效合同，二审判决将其视为减资决议错误。本院认为，首先，本案中，《股权转让及公司合作经营协议书》约定，张家界农科所将其持有的公司中64%股份依法转让给覃学，张家界农科所占公司36%的股份(其中以“张家界茶”注册商标的使用权作价入股占10%，该份额不受公司今后增资扩股、股权转让、公司兼并影响而始终保持不变。其使用授权详见“张家界茶”商标使用许可合同)。因此，从《商标使用授权合同》签订目的看，张家界农科所作为“张家界”商标权人与张家界茶业公司签订《商标使用授权合同》是依据上述协议约定履行合同义务。其次，《商标使用授权合同》约定了商标许可使用的地域范围、许可使用的方式、双方的权利义务、许可使用合同终止的条件以及违约责任等。从约定内容看，双方实际上通过签订合同，明确了张家界茶业公司使用“张家界”商标的具体范围和内容等，使《股权转让及公司合作经营协议书》中有关以“张家界”注册商标的使用权作价占股的约定予以细化和明确。故张家界茶业公司主张张家界农科所无权签订《商标使用授权合同》的再审理由不能成立。第三，在“张家界”商标使用权已作价占股10%情况下，张家界茶业公司的法定代表人覃学与张家界农科所签订《股权转让及公司合作经营协议书》的同时约定，由张家界茶业公司与张家界农科所签订《商标使用授权合同》，并由覃学签字，约定张家界茶业公司享有商标使用权的范围、方式以及合同终止条件等。因此，该合同终止条件实质上系双方事先约定张家界农科所退股的条件，而在有限责任公司中，由全体股东事先约定一方股东退股的条件，并不违反公司法的相关规定。公司法第三十七条第一款第七项规定，股东会行使下列职权：(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；第二款规定，对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。因此，二审判决认定《商标使用授权合同》中关于满足一定条件后合同应予终止的约定可以被认定为公司的减资决议，并不违反公司法的相关规定，并无不当。虽然2013年2月1日覃学和张家界农科所修改公司章程第三十七条规定，“本章程对公司及股东具有最高法律约束力，公司股东及公司签订的有关本公司的协议、合同等，与本章程不一致或有冲突的，以本章程为准”，但该修正案并未明确排除双方事先可以约定一方股东退股条件。此外，《商标使用授权合同》亦不存在违反合同法第五十二条以及公司法强制性法律规定导致合同无效的情形。故《商标使用授权合同》合法有效。
2、商标出资后商标贬值
法律法规：
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》（2020修正）第十五条规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外。
调配全所资源、长期陪伴客户的一站式法律服务
